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注册美国商标后需要注意的问题

注册美国商标可以保护商标在美国的使用权利，美国商标不是注册后就完事，它有一些需要注意的事项，鹰飞国际介绍注册美国商标后需要注意的问题。

一、提交商标继续使用的声明

美国商标法第八条（b）指出，以本法第十二条（c）规定予以公告的注册商标，注册人应于注册后第六年届满前一年内（即商标注册后的第五年到第六年间）向美国专利商标局提交使用声明，声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，在自注册公布之日起第六年届满时，美国专利商标局将撤销该商标注册。

在实践中，我们不难发现很多注册人都没有注意或重视此项规定，认为只需要等10年有效期届满前进行续展就可以维持该商标的有效性。因此造成了一大批美国已注册商标因没有及时提交继续使用证明而被撤销。

商标所有人和从业者必须注意有关商标的“真实使用意图”这一问题，切实了解收集整理有关证明每项申请/注册中的每项商品或服务的使用意图以及商标实际使用的材料的重要性。

在美国，无论在第44（e） 条或是在马德里协议（the Madrid Protocol）项下，商标申请人在根据其使用意图或一项外国注册提交申请时必须声明其使用某一商标的真实意图。如果申请中要求的货物和服务比在美国背景中使用某一商标的真实意图宽泛，则该申请易受到抨击。所有注册者都必须定期证明其持续使用注册中所要求的所有货物和服务或删除未使用的货物和服务。尽管有这些规定，仍常常可以发现这样的情况，即申请中要求较宽泛的货物和服务类别，而其中包括一些申请者并无意在美国提供的货物和服务。近期的动态使得这一并非不寻常的做法冒有更大的风险。

在Bauer Bros. LLC V. Nike， Inc. 一案中，耐克公司和Bauer Bros. LLC 之间就使用于服装上的“DON’T TREAD ON ME”商标的争议突出了保存首次使用以及目前正在使用商标证据的重要性。Bauer 声称先于耐克对该商标的应用，于2004 年首先使用该商标，是“DON’T TREAD ON ME”商标的注册所有人。Bauer 起诉耐克不正当竞争以及商标侵权。耐克以欺诈为由提出反诉。但是Bauer 无法提供任何书面证据证明其从2004 年开始就销售标有该商标的衬衫，并承认其商标在服装中的应用范围实际比其可以证明的范围要大。美国加利福尼亚南区地区法院认定Bauer 不是在先使用者，宣布Bauer 的注册自始至终无效，并驳回Bauer 提出的有关其有充分证据证明欺诈行为存在的简易判决的动议。这一判决表明，对于每一种索赔货物和服务而言，保存商标被初次使用和继续使用的证据极其重要。

为了评估及确保商标注册的正确性，美国专利商标局USPTO修正了商标申请实务规则。这一修正的目的在于确保美国取得的注册商标均有在美国使用所指定的商品或服务，以减少大众费用及负担。修正规则已于2012年6月21日生效。 此项修正规则立法目的为：（1）在于允许USPTO为了审查注册后商标使用（通常为5至6年）或合理未使用宣誓书可以要求商标注册人提出任何额外的商标使用样本（specimens）、信息或证明（2）允许USPTO 以二年期间进行一项“试验计划（pilot program）”以证明商标已经使用于个别商品或服务，以评估或证明注册正确性及诚实性。（3）调合申请前主张意图使用的审查要求及注册后主张持续使用的审查要求。 但并非全部注册商标都参与此计划，为了避免对小型注册人造成太大经济冲击，只有500 个注册商标必须在提宣誓书时被随机筛选参加为期二年的试验计划，只占总数不到1% 。此二年计划设有落日条款， 将于修正生效日二年后终止。该计划终止后，USPTO若认为合理需要于审查宣誓书可以要求注册人提出额外的商标使用样本、信息或证明。 在此计划下，实务上：（1）审查员有权针对注册后商标使用 （通常系 5至6年或延展）或合理未使用宣誓书可以要求商标申请人或注册人提出任何额外的商标使用样本（specimens）、信息或证明（2）要求注册人基于最初商标实际使用申请或意图使用的主张使用申请或注册商标变更所指定的商品提出不只一项的商标使用样本（3）USPTO 启动 “试验计划”，针对依第8 条及第 71 条 （马德里协定）宣誓书延展的注册商标，资深审查员会以随机筛选方式选取其中 500个注册商标并发给官方处分书，该处分会要求每一类商品或服务必须提供2个额外的使用证据，以证明注册商标确实有使用于所指定的商品或服务。（4）如果注册人提出答辩但未提供商品或服务使用证据，该商品或服务就会被删除；同时会触发审查员进一步要求提供其它或全部商品或服务的使用证据。如果注册人未在期限内提出答辩，该商标将被撤销。

由于美国商标申请制度以商标使用为基础，因此在美国提出商标申请时，指定商品或服务的使用证据就变得相当重要。根据前述修正规则，不当填写或任意指定未使用的商品或服务，但日后并未使用或并无保留商品或服务的使用证据，若被筛选为参加 “试验计划”的或审查员基于合理需要要求检附商品或服务使用证据的，例如：明明为手机制造商，其商标却指定使用手机外的其他商品，审查员有可能会进一步要求提供其它或全部商品或服务的使用证据，在此情况下，注册人有可能因为无法临时安排或制作部分或全部商品或服务的使用证据而被撤销商标注册，甚至于影响其在美国正常销售商标的其他商品或服务保护。

二、无可争辩性（Incontestability）的权利

美国商标法规定，如果商标注册人自商标注册之日起连续五年在美国使用其注册商标，则注册人通过申请可以获得无可争辩性的权利。一项无可争辩性的注册可以构成注册人拥有在贸易中使用其商标的独占权的确凿证据。而且任何第三方再也不能以该商标缺乏显着性为理由，而要求美国上诉审判委员会撤销该商标注册。

对于真正有在美国销售其产品的注册人来说，此项规定十分有意义。然而在实践中却很少有人很好的利用了该项权利来保护自己的注册商标和捍卫自己的权利。

三、续展

美国注册商标的有效期为10年，从注册之日起计算。自有效期届满之日前六个月内，商标所有人可以向美国专利商标局提交续展申请。

与其他国家不同的是，注册商标所有人提交续展申请的同时，还仍然需要提交使用声明，声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，美国专利商标局将撤销该商标注册。

美国商标申请注册程序相对复杂，对于准备在美国申请商标的中国企业或个人，在提交申请前需要仔细检查准备申请的商标、选择符合规范的商品/服务以及采用适合的提交基础，只有这样才能尽可能的避免商标审查中下发审查意见，确保商标的顺利注册；已经申请美国商标或者已获得美国注册商标的中国企业或个人需要重视并及时关注自己商标的最新状态，避免商标因疏忽而被撤销。