美国商标申请的正确打开方式

10/18/2017    来源:http://www.acivisa.cn    编辑:Administrator

在本人十几年的代理职业生涯中,不乏看到一些客户仅以价格高低为标准选择合作代理机构或者律所,有的甚至将公司一批次涉及多个国家的涉外商标申请依据每国最低价格分包给不同的合作代理机构和律所。这种方式看似“精明”、“合算”,但知识产权绝非有形的产品,其价值不能简单通过成本合算出来,因为每一件申请后面包含了代理人和律师的丰富实践经验和高水平的专业素养。业内人士均知,美国商是目前世界上商标申请程序比较复杂且驳回率比较高的国家之一,本篇文章以美国为例,和大家一起分享美国商标申请的那些事儿,探讨您的美国商标申请该如何“正确打开”。

一、您选择的代理机构或者律所是否在申请启动前,告知您美国商标申请有三种不同的申请基础(Filing Basis

只有满足了以下三种基础之一才能最终获得美国商标注册

1、以实际使用(ActualUse)为基础提交商标申请

商标申请时,需要同时提供申请商标的使用证据(即每个类别至少提供一张标有商标的产品照片或服务宣传手册),以及该申请商标在美国和在世界其他国家首次使用的日期(需精确到年月)。需要注意的是,这里所说的“使用”是指该申请指定的所有商品/服务都有使用。

2、以意图使用(Intend-to-Use)为基础提交申请

意图使用是指申请商标虽然在提交申请时尚未在美国实际使用,但是申请人真诚地(BonaFide)计划将在美国使用该申请商标。根据美国商标法第一条(d)第1款的规定,以意图使用为基础提交的美国商标申请,待该申请通过审查后,自下发核准通知书(Notice ofAcceptance)之日起最长三年内(每6个月延续一次),必须提交申请商标在美国真实使用的声明以及使用证据和使用时间。否则,该商标申请不仅无法获得注册而且还会被视为自动放弃(Abandoned)。

3、以国内注册(HomeRegistration)为基础提交申请

此种提交基础,要求申请人在申请美国商标之前必须首先在中国获得相同商标在相同商品/服务上(注:国内注册证核准的商品/服务的项目必须大于或等于拟在美国申请保护的商品/服务项目)的商标注册,且该国内注册证需要公证。

二、您选择的代理机构或者律所是否在申请提交前,提供您商品/服务项目的选择及修改建议

商品/服务项目的选择建议:虽然美国不限制提交申请的商品/服务项目的个数,但是由于美国商标法推崇“真实使用”原则,因此申请人在选择商品/服务时需要限定为企业确实在美国生产销售的商品或者提供的服务,不可认为提交的商品/服务项目越多,商标在美国的保护范围就越广。恰恰相反,即便商标已经在美国成功获得注册,但是只要任何第三方就核准的一项或部分商品/服务项目没有在美国使用提出质疑并提供相应证据,且被美国上诉审判委员会(TTAB)认可,则该商标注册将被全部撤销(而非仅仅被质疑的部分商品/服务项目),且申请人的法人或者其他高管因虚假声明可能被判罚。

商品/服务项目的修改建议:美国虽然遵循国际尼斯分类,但是其对申请的商品/服务项目往往比国际尼斯分类中的商品/服务项目要求更加细化和具体。比如,“计算机周边设备”是尼斯分类中规范的商品项目,但是该项商品在美国不能被接受,原因就在于商品“计算机周边设备”的范围太宽泛,需要进一步具体到“键盘、鼠标、调制解调器、扫描仪、打印机等等”。另外,美国商标申请的驳回比例中有很大一部分是因为商品/服务项目描述不规范,而恰恰这部分“驳回风险”是一个好的代理人或者律师能帮您有效避免,不仅可以大大缩短申请商标的注册授权时间,而且也可以节约高昂的驳回复审费用。

三、您选择的合作伙伴是否在商标注册后,提供您维护美国商标注册有效性的建议

1、商标“续用声明”(Section8 Declaration

美国商标法第八条(b)指出,以本法第十二条(c)规定予以公告的注册商标,注册人应于注册后第六年届满前一年内(即商标注册后的第五年到第六年间)向美国专利商标局提交使用声明,声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上,或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由,并且这种未使用并不意味着放弃该商标。否则,自注册日满六年时,美国专利商标局将主动撤销该商标注册。

2、无可争辩性权利(Section 15Declaration of Incontestability

美国商标法规定,如果商标注册人自商标注册之日起连续五年在美国使真实用其注册商标,注册人可以申请获得无可争辩性的权利。一项无可争辩性的商标注册可以成为注册人拥有在贸易中使用其商标的独占权的确凿证据。而且任何第三方不得以该商标缺乏显著性为由,要求美国上诉审判委员会撤销该商标注册。对于真正有在美国销售其产品的注册人来说,此项规定十分有意义,大大加强了注册商标的稳定性。

3、商标续展以及商标“续用声明”(CombinedSection 8 Declaration and Section 9 Renewal

美国注册商标的有效期为10年,从注册之日起计算。自有效期届满之日前六个月内,商标所有人可以向美国专利商标局提交续展申请。与其他国家不同的是,注册商标所有人提交续展申请的同时,还需要提交续用声明(详情请见上述1)。缺少任何一个程序,都会使注册商标失效或者被撤销。

综上,看似一件简单的商标申请,其中却包含了代理人或者律师丰富的经验和高水平的专业素养。道理其实很简单,中国古话说的好“好货不便宜,便宜无好货”。一位好的代理人或者律师,不仅可以为您节约高昂的费用,还可以节省商标授权时间,为您产品或者服务尽早进入国际市场“报价护航”。